La vittoria di Jack Daniel's presso l'Alta Corte lascia nebuloso il marchio "Rogers Test".

La Jack Daniel's Properties Inc. ha convinto la Corte Suprema degli Stati Uniti a sbarrare la strada a un test per i marchi registrati nelle opere espressive, anche se i giudici si sono rifiutati di eliminare il test stesso.

Un tribunale unanime ha affermato che il test di Rogers non si applica all'uso senza licenza di un marchio per identificare l'origine di un prodotto, ovvero all'uso del "marchio di un altro come marchio". Ma l'alta corte ha rifiutato di respingere, o addirittura di pronunciarsi, sullo standard ampiamente adottato in quanto ha rifiutato l'uso del test da parte del Nono Circuito per scagionare il giocattolo per cani Bad Spaniels di VIP Products LLC dalla violazione del marchio.

Il risultato consentirà ai proprietari dei marchi di attaccare con maggiore sicurezza i prodotti che ritengono sfruttino il riconoscimento dei loro marchi e di frenare ciò che alcuni professionisti legali hanno visto come lo strisciante superamento di Rogers. Ciò costringerà i VIP e i produttori di prodotti comparabili a ricorrere ad un’analisi tradizionale e più rigorosa della probabilità di confusione del consumatore piuttosto che al più semplice test di Rogers.

Ma, per ora, la sentenza preserva l'applicazione dell'escape hatch alle opere tradizionali nei circuiti che l'hanno adottata, consentendo generalmente l'uso artistico dei marchi all'interno di arte, musica, libri e film. Non decidendo se Rogers potesse mai essere appropriato e offrendo poche indicazioni su cosa costituisca l'uso come marchio, i giudici hanno lasciato aperte questioni importanti.

"L'enfasi sull'uso del marchio resuscita qualcosa che le corti d'appello hanno per lo più respinto, e quindi genererà molte domande", ha detto la professoressa di proprietà intellettuale Rebecca Tushnet dell'Università di Harvard. "Come fai a sapere quando qualcosa viene utilizzato come marchio? E come si distingue dall'uso che crea confusione?"

Diversi avvocati hanno notato la natura esplicitamente ristretta dell'opinione, che non sembrava sconvolgere nessun altro precedente del circuito. Ma alcuni sostengono che i proprietari di marchi almeno sanno che possono portare i produttori di prodotti che falsificano i loro marchi oltre il test di Rogers e in un'analisi della probabilità di confusione, come è successo in casi passati riguardanti la parodia di marchi umani da parte di prodotti per cani.

"Ci sono molte aziende il cui intero modello di business si basa sulla creazione di linee di prodotti che prendono in giro marchi famosi. Sulla scia di questa decisione, tali aziende dovrebbero rivalutare tempestivamente le loro linee di prodotti", ha affermato l'avvocato IP Nicole Haff di Michelman & Robinson LLP.

Il test Rogers ha avuto origine nella decisione del Secondo Circuito del 1989 nel caso Rogers v. Grimaldi, dove la corte ha respinto le pretese di diritto di pubblicità dell'attrice Ginger Rogers e di falsa approvazione del Lanham Act sul titolo del film "Ginger and Fred". Il test (l'uso è consentito se ha rilevanza artistica e non è esplicitamente fuorviante) è stato esteso ai casi relativi ai marchi.

Il test, che è stato adottato da diversi circuiti senza essere esplicitamente rifiutato da nessuno, è diventato controverso tra i proprietari dei marchi perché essenzialmente benedice la confusione tra spoofing e adiacenti. L'inversione del tribunale di grado inferiore sui Bad Spaniels da parte del Nono Circuito ha ulteriormente allarmato i proprietari dei marchi che ritenevano che il test fosse stato eccessivamente esteso ai prodotti commerciali.

Mentre Jack Daniel's e il governo degli Stati Uniti hanno esortato la corte ad eliminare del tutto il test di Rogers, altri, inclusa l'International Trademark Association, hanno invece incoraggiato la corte a riservarlo alle "opere tradizionali" e non ai "prodotti commerciali". Alcuni, compreso Tushnet, sostengono che tale distinzione non esistesse.

La Corte Suprema ha fatto cabina a Rogers, ma in un modo diverso. Senza prendere posizione sull'opportunità o meno di utilizzare il test, la corte ha affermato che certamente non si applicava a un presunto contraffattore che utilizzava marchi come o all'interno del proprio marchio. VIP aveva utilizzato la divisa commerciale di Jack Daniel come forma del giocattolo per cani stesso e ne aveva elementi sul cartellino, un luogo frequente per i marchi.

La Corte Suprema ha respinto la conclusione del Nono Circuito secondo cui, poiché il VIP aveva espresso un messaggio divertente, Rogers avrebbe dovuto presentare domanda. La forma del giocattolo da masticare imitava l'iconica forma della bottiglia di Jack Daniel e falsificava l'etichetta sostituendo "Old No. 7" con "Old No. 2" e "Tennessee Sour Mash" con "On Your Tennessee Carpet".